CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 31 gennaio 2025, n. 2305
In caso di marchi composti da elementi figurativi e denominativi, la valutazione sulla componente dominante deve considerare le qualità intrinseche e le posizioni rispettive di tali elementi. L’elemento figurativo può, in certi casi, occupare una posizione di predominanza rispetto a quello denominativo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. IOFRIDA Giulia – Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere Rel.
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24416/2023 R.G. proposto da
Unipolsai Assicurazioni Spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Creta, Annalisa Lanzarini, Adriano Sponzilli e Giovanni Porcelli
– ricorrenti –
contro
The Travelers Indemnity Company, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. A.A., rappresentata e difesa dall’avv. Mattia Plinio Giorgio Odescalchi
– controricorrente –
Ministero dello Sviluppo Economico
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi n. (Omissis)/2023, depositata il 26 aprile 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi;
Svolgimento del processo
– la Unipolsai Spa propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, depositata il 26 aprile 2023, di reiezione del suo ricorso avverso la decisione dell’Ufficio che aveva parzialmente accolto l’opposizione della The Travelers Indemnity Company alla domanda di registrazione del marchio nazionale n. (Omissis), concedendo la registrazione solo limitatamente ad alcuni dei servizi di cui alle classi 35 e 36;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che la domanda di registrazione aveva a oggetto il seguente segno figurativo complesso, rappresentante un (Omissis) iscritto in un riquadro arancione e dalla sottostante parola “(Omissis)”, con rivendicazione dei colori arancione e bianco per contraddistinguere servizi rientranti nelle classi 35 e 36, e che l’Ufficio aveva escluso la registrazione del marchio con riferimento ad alcuni di tali servizi, in ragione della presenza di tre marchi figurativi anteriori di titolarità della opponente The Travelers Indemnity Company e del ritenuto rischio di confusione tra i segni in conflitto a causa della somiglianza tra loro e della identità o affinità tra i prodotti/servizi interessati;
– la Commissione ha confermato la valutazione dell’Ufficio evidenziando che le caratteristiche grafiche cromatiche del marchio opposto, così come la scritta “(Omissis)”, non presentavano valenza distintiva, mentre decisiva era la ripresa dell’elemento figurativo rappresentato dall'(Omissis), ritenuto componente maggiormente destinata a imprimersi nella mente dei consumatori;
– il ricorso è affidato a tre motivi;
– resiste con controricorso la The Travelers Indemnity Company;
– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;
Motivi della decisione
– con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, primo comma, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1, lett. b), Regolamento UE 2017/1001, per aver la Commissione omesso di considerare che i marchi della opponente possedevano un basso carattere distintivo in relazione ai servizi rivendicati del settore bancario e assicurativo;
– evidenzia, in particolare, che il simbolo di un (Omissis) aperto è immediatamente evocativo di una funzione protettiva e, in quanto tale, presenta una chiara aderenza concettuale con i servizi finanziari ed assicurativi;
– il motivo è inammissibile;
– la Commissione ha, sul punto, espressamente disatteso la tesi della ricorrente secondo la quale il marchio dell’opponente sarebbe un marchio debole e inidoneo a impedire l’accoglimento della domanda di registrazione del marchio in contestazione, accertando che in ragione del grado di somiglianza tra i segni e l’identità o affinità dei servizi contraddistinti sussisteva il rischio di confusione per il pubblico;
– ha, dunque, ritenuto che, indipendentemente da ogni considerazione in ordine al carattere “debole” o “forte” del marchio, le differenze tra i marchi in conflitto non erano sufficienti a escludere la confondibilità;
– le ricorrenti contestano siffatta valutazione, negando che l’immagine dell'(Omissis) svolga una funzione distintiva trainante sia nei marchi anteriori registrati dall’opponente sia in quello opposto;
– tuttavia, l’apprezzamento del giudice del merito sulla confondibilità dei segni costituisce un giudizio di fatto, incensurabile in cassazione con la denuncia del vizio di violazione o falsa applicazione della legge (cfr. Cass. 12 dicembre 2021, n. 39764; Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass. 28 febbraio 2006, n. 4405);
– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, primo comma, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1, lett. b), Reg. UE 2017/1001, per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che, nei marchi a confronto, gli elementi dominanti fossero rappresentati dalla componente denominativa;
– sottolineano che nella valutazione del rischio di confusione l’elemento denominativo assume di regola valore dominante, per cui in assenza di elementi peculiari che inducano a ritenere il contrario, non indicati nella decisione impugnata, non poteva attribuirsi rilevanza determinante all’elemento figurativo;
– il motivo è inammissibile;
– qualora un marchio sia composto da elementi denominativi e da elementi figurativi, sebbene i primi siano, in linea di principio, maggiormente distintivi rispetto ai secondi – dato che il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti in oggetto citando il nome del marchio piuttosto che descrivendone l’elemento figurativo , non ne consegue che gli elementi denominativi debbano essere sempre considerati più distintivi rispetto agli elementi figurativi, in quanto l’elemento figurativo può, in particolare per la sua forma, le sue dimensioni, il suo colore o la sua collocazione nel segno, occupare una posizione equivalente a quella dell’elemento denominativo (cfr. Trib. UE 8 febbraio 2019, T-647/17, Serendipity e a./ EUIPO – CKL Holdings, richiamata anche dalla ricorrente);
– tale principio – non nuovo nella giurisprudenza comunitaria (cfr., altresì, Trib. UE 23 novembre 2010, causa T-35/08, Codorniu Napa/UAMI – Bodegas Ontañon; Trib. UE 24 novembre 2005, causa T-3/04, Simonds Farsons Cisk/UAMI – Spa Monopole (KINJI by Spa))
– impone, dunque, al giudice di esaminare le qualità intrinseche dell’elemento figurativo e quelle dell’elemento denominativo del marchio richiesto, nonché le loro rispettive posizioni, al fine di identificare la componente dominante (cfr., sul punto, anche Trib. UE del 16 gennaio 2008, causa T-112/06, Inter-Ikea/UAMI – Waibel (idea));
– orbene, la sentenza impugnata, muovendo da una dichiarata valutazione globale dei segni in conflitto, ha ritenuto che “la parola “(Omissis)” scritta in caratteri minuscoli sotto l’immagine dell'(Omissis)… risulta priva di autonoma valenza distintiva in relazione ai servizi oggetto della domanda di registrazione opposta. Per contro, l’immagine dell'(Omissis) presente in entrambi i segni costituisce la componente figurativa distintiva trainante sia nei marchi anteriori registrati dall’opponente, sia in quello opposto”;
– differentemente da quanto sostenuto dalla ricorrente, dunque, ha espressamente indicato le ragioni per cui la componente figurativa rappresentata dall'(Omissis) costituisse quella dominante nella percezione del consumatore;
– la doglianza non si confronta con tale ratio decidendi e si risolve in una critica alla valutazione operata sul punto dalla Commissione che, attenendo alla confondibilità dei segni costituisce, come evidenziato in precedenza, un apprezzamento riservato al giudice del merito;
– con l’ultimo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 12, primo comma, lett. d), c.p.i. e 8, par. 1, lett. b), Reg. UE 2017/1001, in relazione alla mancata utilizzazione quale parametro di riferimento della valutazione del rischio di confusione di quello di un pubblico con un elevato livello di attenzione, proprio dei servizi contraddistinti dai segni in conflitto;
– evidenzia che sia i servizi finanziari, sia quelli assicurativi sono servizi specialistici che possono comportare rilevanti conseguenze finanziarie per i loro utenti, per cui il consumatore presta un alto grado di attenzione al momento della scelta e generalmente si affida alla consulenza di un esperto che lo possa indirizzare ad un prodotto che soddisfi le proprie esigenze e le proprie aspettative;
– il motivo è fondato;
– la Commissione ha operato la valutazione in ordine alla confondibilità tra i segni in conflitto secondo la percezione di un pubblico “non particolarmente esperto né avveduto”, senza argomentare le ragioni della scelta di un siffatto parametro di riferimento;
– orbene, si rammenta in proposito che esiste un rischio di confusione (nonché un rischio di associazione) se c’è la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro (cfr. Corte Giust. UE 29 settembre 1998, C-39/97, Canon);
– a tal fine la valutazione deve essere fatta utilizzando quale parametro di riferimento il consumatore medio di detti prodotti o servizi, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (cfr. Corte Giust. UE 8 ottobre 2020, causa C-456/19, Aktiebolaget Östgötatrafiken; Corte Giust. UE 12 settembre 2019, causa C-541/19, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?); Corte Giust. UE 22 giugno 2006, C-25/05 P, Storck/UAMI; Corte Giust. UE 29 aprile 2004, C-456/01 P e C-457/01 P, Henkel/UAMI; Corte Giust. UE 12 febbraio 2004, C-363/99, Koninklijke KPN Nederland);
– nel procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio, tale valutazione va effettuata con riguardo ai prodotti per i quali la registrazione è richiesta e non ai prodotti effettivamente commercializzati con quel marchio (cfr. Trib. UE 1 settembre 2021, T-23/20, FF IP v EUIPO – Seven (the DoubleF));
– tuttavia, la percezione del marchio da parte del pubblico interessato è influenzata dal livello di attenzione del consumatore medio, che può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (cfr. Corte 12 gennaio 2006, C-361/04 P, Ruiz-Picasso e a./UAMI; Corte Giust. UE 29 aprile 2004, C-473/01 P e C-474/01 P, Procter E Gamble; Corte Giust. UE 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer; Trib. UE 10 ottobre 2007, T-460/05, Bang E Olufsen v UAMI; Trib. UE 3 dicembre 2003, T-305/02, Nestlé Waters France/UAMI);
– infatti, mentre per i prodotti di consumo corrente il livello di attenzione del consumatore medio è basso, per i beni durevoli o, semplicemente, di maggior valore o di uso più eccezionale il consumatore medio mostra un livello di attenzione particolarmente elevato, procedendo al loro acquisto soltanto in seguito ad una disamina particolarmente attenta;
– con particolare riferimento ai segni che contraddistinguono alcuni dei servizi finanziari e monetari indicati nelle classi in questione, è stato affermato che il consumatore presta un alto grado di attenzione quando procede alla loro scelta, dal momento che, da un lato, gli impegni assunti con l’acquisto di tali servizi possono essere relativamente importanti e, dall’altro, siffatti servizi possono rivelarsi alquanto tecnici (cfr. Trib UE 15 settembre 2005, T-320/03, Citicorp/UAMI (LIVE RICHLY));
– infatti, un grado di attenzione più alto è generalmente correlato all’acquisto di prodotti e servizi costosi, così come di prodotti potenzialmente pericolosi o tecnicamente sofisticati, per i quali il consumatore medio che intendere procedere al loro acquisto chiede spesso assistenza o consulenza professionali;
– tuttavia, anche con riferimento a tali servizi il livello di attenzione può essere relativamente basso verso indicazioni di carattere promozionale che non siano determinanti per un pubblico avveduto (cfr., altresì, Trib. 3 luglio 2003, T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY); Trib. UE 5 dicembre 2002, T-130/01, Sykes Enterprises/OHMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS));
– orbene, la Commissione ha omesso di prendere in considerazione la circostanza che l’attenzione che il consumatore riserva quando acquista servizi finanziari e assicurativi può essere, per le ragioni indicate, particolarmente elevata;
– in sede di rinvio, dovrà, dunque, tenere conto di tale circostanza e valutare, con riferimento a ciascuno dei servizi rivendicati all’interno delle classi 35 e 36 per i quali l’opposizione è stata accolta, quale sia il livello di attenzione del pubblico di riferimento;
– nell’eseguire tale valutazione, dovrà, altresì, avere a mente che laddove uno specifico servizio rivendicato comporti, in relazione alle specifiche tipologie che vengono offerte al pubblico, l’assunzione di impegni finanziari di rilevanza significativamente diversa ovvero l’impiego di conoscenza tecniche del pari significativamente diverse, il parametro di riferimento è costituito dal pubblico avente il livello di attenzione meno elevato, analogamente a quanto si ritiene con riferimento al servizi o prodotti che sono al tempo stesso destinati sia al pubblico professionale, sia al grande pubblico (cfr., su tale ultimo aspetto, Trib. UE 14 luglio 2005, T-126/03, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN));
– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al motivo accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in diversa composizione;
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolti e rinvia, anche per spese, alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Conclusione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2025.